Параллельный импорт
В недавнем постановлении СИП по делу А40-45121/2017 Heineken Česká republika vs ООО «ИнтерБев» о защите исключительного права на товарный знак суд применил правовую позицию, изложенную в постановлении Конституционного суда от 13.02.2018 № 8-П/201, и разграничил размер гражданско-правовой ответственности за ввоз на территорию РФ контрафактной продукции от размера ответственности за осуществление незаконного импорта оригинальной продукции, на которую товарный знак был нанесен самим правообладателем (так называемый «параллельный» или «серый» импорт).
Решение, безусловно, знаковое: суд не только исправил ошибочную квалификацию нижестоящих судов, которые отнесли к контрафакту деятельность по незаконному импорту продукции с товарным знаком, маркированным самим правообладателем, но и указал на необходимость во всех подобных спорах учитывать правовую позицию Конституционного суда. Однако прежде чем перейти к дальнейшим комментариям, вкратце вспомним особенности параллельного импорта, его связь с установленным в РФ режимом исчерпания исключительных прав на РИД и чем серый импорт отличается от ввоза и сбыта поддельной (контрафактной) продукции.
При осуществлении серого импорта предприниматель приобретает за границей партию оригинального, брендированного товара не у официального продавца, а независимого дистрибьютера, затем без разрешения правообладателя ввозит на территорию РФ данный товар и продает его потребителям, причем, как правило, по более низкой цене нежели в официальных магазинах. С точки зрения гражданско-правовой ответственности серый импорт, т.е. по сути введение в гражданский оборот товара без разрешения его правообладателя, представляет собой нарушение исключительных прав на товарный знак. С другой стороны, серый импорт не влечет административную ответственность, поскольку, согласно позиции ВАС в Постановления Пленума от 17.02.2011 № 11, санкции ст. 14.10 КоАП распространяются только на лиц, осуществляющих производство, реализацию контрафактных товаров. В данном же случае товар полностью оригинальный и признаки контрафакта отсутствуют, а значит параллельный импорт не подпадает под норму ст.14.10 КоАП РФ.
Вопросы осуществления серого импорта непосредственно связаны с установленным в РФ режимом исчерпания исключительных прав на товарный знак. Данный термин означает ограничение исключительного права на товарный знак и предполагает возможность свободного использования товарного знака без согласия правообладателя в отношении тех товаров, которые были введены в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия. Иными словами, если товар законным образом уже был введен в гражданский оборот, правообладатель больше не может диктовать условия дальнейшего перемещения и использования данного товара другими лицами. Для конкретизации термина «введение в гражданский оборот» на наш взгляд больше всего подходит понятие из американского права «first sale» (первая продажа).
В доктрине выделяют два основных режима исчерпания исключительных прав: национальный и мировой. При национальном режиме исключительные права признаются исчерпанными после введения товара в оборот внутри государства, соответственно при мировом режиме – после введения товара в оборот в любой точке мира. В РФ нормой статьи 1487 ГК установлен национальный режим исчерпания исключительных прав и поэтому осуществление параллельного импорта по общему правилу является гражданским правонарушением. Если бы в РФ действовал мировой режим, то после законной реализации товара в любой точке мира, дальнейшие действия с ним в т. ч. ввоз на территорию РФ и продажа без разрешения правообладателя не считались бы по закону РФ правонарушением.
От параллельного импорта следует отличать ввоз и реализацию контрафактной продукции. В данном случае имеет место поддельный товар, на который без разрешения правообладателя нанесен зарегистрированный товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Ввоз и реализация контрафакта может повлечь как гражданско-правовую, так административную и даже уголовно-правовую ответственность.
Анализируя, какие последствия возникают для правообладателя от серого импорта и контрафакта, необходимо отметить, что при ввозе поддельных товаров, маркированных товарным знаком известного бренда, правообладатель товарного знака несет не только убытки в виде упущенной выгоды, но и репутационные издержки, связанные с несоответствием качества товара потребительским ожиданиям.
При сером же импорте продукция, выставленная на продажу в РФ, уже однажды была реализована правообладателем и, соответственно, он получил от этого определенную прибыль. К тому же само качество оригинального товара должно быть выше, соответственно, репутационные риски — ниже, чем при контрафакте.
Таким образом, последствия от серого импорта и продажи контрафакта различны, и убытки правообладателя при параллельном импорте не столь велики, как при ввозе поддельных товаров, маркированных принадлежащим ему товарным знаком. Следовательно, должны быть различны и правовые последствия от осуществления данных видов деятельности.
Данные теоретические выводы прекрасно находят свое выражение в правовой позиции СИП, который установил, что сумма компенсации при сером импорте должна определяться в меньшем размере, чем при ввозе поддельного (контрафактного) товара, если только это не повлекло для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от использования товарного знака на поддельной продукции. Кроме того, за осуществление параллельного импорта не могут быть применены такие меры гражданско-правовой ответственности как изъятие из оборота и уничтожение товаров, в то время как при ввозе контрафактных товаров, изъятие и уничтожение может не производиться лишь в порядке исключения, если введение таких товаров в оборот продиктовано необходимостью защиты общественно значимых интересов.
Вообще, вопросы, связанные с правовым статусом серого импорта и установленным в РФ принципом исчерпания исключительных прав, на сегодняшний день имеют большое значение для российской экономики, которая во многом зависит от импорта иностранной продукции. Различные эксперты по-разному оценивают действующий запрет на параллельный импорт и возможность его будущей легализации.
С одной стороны, «Закон о защите конкуренции» содержит иммунитет в отношении действий по распоряжению исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности. В совокупности с национальным режимом исчерпания прав и запретом на серый импорт это позволяет иностранному бизнесу диктовать российским потребителям цены и прочие условия сбыта оригинальной продукции. В итоге, используя «антимонопольный иммунитет», правообладатели получают возможность доминировать на рынке и получать преимущества, не подчиняясь антимонопольному регулированию. Легализация параллельного импорта положительно повлияла бы на конкурентную среду, пустив на российский рынок множество независимых дистрибьютеров, которые бы предлагали российским потребителям более выгодные цены, нежели официальные продавцы.
С другой стороны, легализация серого импорта способна привести к ослаблению позиций отечественных производителей и снижению спроса на недорогие товары отечественного производства. Действительно, в данном случае потенциальный потребитель будет поставлен перед выбором, что в рамках одной ценовой категории приобрести: российский товар или товар известного иностранного бренда? Также с легализацией параллельного импорта многократно возрастут возможности для осуществления централизованного сбыта фальсифицированной продукции, когда под видом оригинального товара будет продаваться контрафакт.
Таким образом, нет единого подхода относительно допустимости легализации серого импорта в РФ. Вместе с этим можно наблюдать формирование достаточно лояльной судебной практики: сначала КС признал, что в случаях злоупотребления правом на товарный знак суд может отказать правообладателю в иске против неуполномоченного импортера. Затем СИП при разрешении конкретного дела воспользовался позицией КС и указал, что за осуществление серого импорта должны назначаться более мягкие меры гражданского-правовой ответсвтенности, нежели чем за ввоз и реализацию контрафактного товара. Думается, что в будущем правовые вопросы, связанные с серым импортом, будут окончательно зарешены, а пока что нам остается пристально наблюдать за развитием законодательства и правоприменения.
Прошел год с момента вынесения Конституционным судом (КС РФ) Постановления от 13 февраля 2018 г. №8-П «По делу о проверке конституционности п.4 ст.1252, ст.1487, и п.п.1, 2 и п. 4 ст.1515 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) в связи с жалобой ООО «ПАГ» («Постановление №8-П»), ставшего поворотным в области параллельного импорта.
Напомним, что дело №А21-7328/2014 по иску компании Sony Corp. (Japan) к фирме «ПАГ» (Россия) о нарушении ее исключительных прав на товарный знак SONY при ввозе товаров на территорию РФ было предметом рассмотрения всех судебных инстанций. Требования компании Sony Corp. о запрете ввоза, изъятии и уничтожении товара и о взыскании компенсации были, в основном, судами удовлетворены. Но фирма «ПАГ» обратилась в Конституционный суд с вопросом о соответствии Конституции положений указанных выше статей ГК РФ, примененных в данном деле.
КС РФ в Постановлении №8-П признал примененные нормы ГК РФ конституционными, а также подтвердил, что в рамках действующего на территории Евразийского экономического союза регионального принципа исчерпания права в России установлен запрет параллельного импорта. Кроме того, КС РФ разъяснил вопросы применения способов защиты исключительных прав при параллельном импорте.
Присуждаемая правообладателю компенсация за ввоз оригинальных товаров должна быть меньше, нежели компенсация за ввоз контрафактных товаров
Суд установил, что, в целях соблюдения баланса интересов сторон, к импортерам оригинальных и контрафактных товаров должны применяться разные меры ответственности. В частности, присуждаемая правообладателю компенсация за ввоз оригинальных товаров должна быть меньше, нежели компенсация за ввоз контрафактных товаров. Кроме того, КС РФ исключил возможность применения к оригинальным товарам уничтожения, кроме случаев ненадлежащего качества ввезенных товаров или в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.
Помимо этого, КС РФ отметил, что поскольку установленное Конституцией требование действовать добросовестно и не злоупотреблять своими правами обращено ко всем участникам гражданских правоотношений, суды вправе отказать правообладателю в иске полностью или частично, если установят, что правообладатель действует недобросовестно: создает запретом на ввоз угрозу жизни и здоровью граждан, иным публичным интересам, необоснованно завышает цены на продукцию.
Сам по себе факт подачи иска в защиту прав не может быть расценен как недобросовестное поведение правообладателя
Основываясь на Постановлении №8-П, фирма «ПАГ» обратилась в суд с заявлением о пересмотре первоначального решения по новым обстоятельствам. Пересмотрев дело, суд вынес новое решение: наложил запрет на ввоз задекларированной фирмой «ПАГ» партии товаров и, ссылаясь на Постановление №8-П, применил к данным товарам изъятие и уничтожение. Суд указал, что Sony Corp. представило доказательства ненадлежащего качества товаров: истечения срока их годности, а также отсутствия в материалах дела доказательств соблюдения импортером надлежащих условий хранения товаров. Суд также удовлетворил требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав Sony Corp., однако, следуя разъяснениям КС РФ и принимая во внимание, что ранее фирма «ПАГ» не допускала подобных нарушений, снизил размер компенсации со 100 000 до 10 000 рублей. Стоит отметить, что суд рассмотрел и довод «ПАГ» о недобросовестности истца, но указал, что сам по себе факт подачи иска в защиту прав не может быть расценен как недобросовестное поведение правообладателя (в дальнейшем суды приводили аналогичную аргументацию в ответ на доводы ответчиков о недобросовестности истцов, не сопровождавшиеся какими-либо доказательствами). 6 февраля 2019 г. апелляционный суд подтвердил, что фирма «ПАГ» нарушает исключительные права Sony Corp., и взыскал с ответчика компенсацию в размере 10 000 рублей.
Разъяснения, изложенные в Постановлении №8-П, в особенности, касающиеся изъятия и уничтожения «серых» товаров и размера присуждаемой правообладателям компенсации, находят отражение в судебной практике по делам о параллельном импорте.
После вынесения Постановления №8-П суды при рассмотрении требования об изъятии и уничтожении «серых» товаров разрешают вопрос о наличии оснований его удовлетворения: ненадлежащее качество ввезенных товаров, необходимость обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. При этом, учитывая, что обязанность доказывания обстоятельств дела лежит на стороне, которая ссылается на них в обоснование своих требований, наличие одного или нескольких вышеприведенных оснований, на которые указал КС РФ, подлежит доказыванию истцом, требующим изъятия и уничтожения товара. Однако в формирующейся практике подходы судов к распределению бремени доказывания иногда различаются.
Так, при новом рассмотрении дела №А40-98047/2016 по иску компании Конинклийке Филипс Н.В. к фирме «ТД «АНК» суд апелляционной инстанции возложил бремя доказывание ненадлежащего качества товаров на правообладателя и отказал в удовлетворении требования об изъятии и уничтожении спорного товара (диагностической системы PHILIPS). Суд посчитал, что истец не доказал ненадлежащее качество товара и при этом не отрицает его оригинальности. Суд также указал, что довод истца об отсутствии регулярного технического обслуживания не может свидетельствовать о некачественности оборудования, поскольку оно не эксплуатировалось.
В другом деле №А40-215750/14 о ввозе автомобильных запчастей — истцам удалось убедить суд в необходимости изъятия и уничтожения ввезенных ответчиком запчастей. Истцы представили в материалы дела экспертное заключение, в котором специалист установил, что спорные запчасти не могут быть безопасно использованы по назначению. Эксперт указал, что однозначно сделать вывод о том, что запчасти пришли в негодность во время хранения или были такими на момент ввоза – невозможно, поскольку экспертиза определяет состояние запчастей только на момент проведения экспертизы. Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение суда первой инстанции в части изъятия и уничтожения товара, а также в части компенсации. Следует отметить, что суд не снизил размер компенсации, присужденной судом первой инстанции.
Альтернативное мнение выразил Арбитражный суд (АС) г.Москвы при новом рассмотрении дела №А40-193572/2017 по иску «Диаджео Айленд» к фирме «Интербев». Суд не принял доводы истца о ненадлежащем качестве спорных товаров (пива) ввиду истечения их срока годности в период, пока рассматривалось данное дело, мотивировав свою позицию тем, что проверке подлежит качество товара на момент его декларирования ответчиком. В результате суд отказал в удовлетворении требования об изъятия и уничтожения товаров. Однако, апелляционный суд с таким выводом не согласился и, сославшись на Постановление №8-П, указал, что товар, срок годности которого истек, не может быть признан качественным, и подлежит изъятию в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей.
Не во всех случаях суды возлагают бремя доказывания ненадлежащего качества товаров на истца, заявляющего требование об изъятии и уничтожении.
Не во всех случаях суды возлагают бремя доказывания ненадлежащего качества товаров на истца, заявляющего требование об изъятии и уничтожении
Интересным образом применил Постановление №8-П и рассмотрел вопрос качества спорных товаров АС Приморского края в деле №А51-10443/2018 о ввозе запчастей. Суд возложил бремя доказывания законного приобретения спорных товаров у правообладателя или с его согласия на ответчика и указал, что товары, ввезенные ответчиком, не могут достоверно считаться качественными в связи с отсутствием информации о происхождении данного товара, отсутствием сертификатов, подтверждающих качество и безопасность товаров, в связи с чем они могут нанести вред жизни и здоровью российского потребителя в случае поступления на рынок, дальнейшей реализации и эксплуатации. Удовлетворяя требования истца, суд пришел к выводу о необходимости уничтожения спорной продукции. Решение сторонами не обжаловалось.
В споре компании «Фольксваген Акциенгезельшафт» с поставщиком запасных частей компанией «ТМР Импорт» Суд по правам (СИП) отменил судебные акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, указав, что для правильного разрешения требования об изъятии и уничтожении суду необходимо установить, законно ли на товар нанесены товарные знаки, и если да, то имеются ли предусмотренные Постановлением №8-П основания для изъятия и уничтожения оригинального товара (Дело № А41-55568/2017). АС Московской области, рассмотрев дело, удовлетворил требования истца об изъятии и уничтожении товара, посчитав, что ответчик не доказал оригинальность спорных товаров, которая вызвала у суда сомнения, поскольку представленные ранее ответчиком в материалы дела документы давали основания полагать обратное. Рассмотрим, каким образом суды применяют разъяснения КС РФ при удовлетворении требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.
КС РФ в Постановлении №8-П указал, что компенсация за ввоз оригинальных товаров должна быть ниже, нежели за ввоз контрафактных товаров, и СИП регулярно указывает нижестоящим судам на необходимость учитывать разъяснения КС РФ при определении размера компенсации. Следует отметить, что суды и до вынесения Постановления №8-П зачастую снижали размер заявленной правообладателями компенсации, что связано, в первую очередь, с отсутствием четкой методики определения ее размера.
В некоторых делах, при определении размера компенсации снова возникает вопрос распределения бремени доказывания. Так, в деле № А56-73772/16 апелляционный суд, проверяя по указанию СИП соответствие решения суда первой инстанции Постановлению КС РФ №8-П, не нашел оснований для снижения размера компенсации, аргументировав свою позицию тем, что ответчиком не доказано, что товарный знак размещен на спорном товаре законно. На дату подготовки материала срок для обжалования постановления апелляционной инстанции еще не прошел.
В вышеупомянутом деле №А40-215750/14 апелляционный суд не уменьшил размер компенсации, присужденной судом первой инстанции, указав, что выводы суда первой инстанции не противоречат Постановлению №8-П, и суд правомерно удовлетворил требование о взыскании запрашиваемой истцами компенсации с учетом установления факта распространения ответчиком товара и отсутствия в действиях истцов недобросовестности.
В других случаях, суды, следуя разъяснениям КС РФ, уменьшали размер истребуемой правообладателями компенсации.
Cуды, следуя разъяснениям КС РФ, уменьшали размер истребуемой правообладателями компенсации
Так, принимая решение от 31 января 2019 г. по делу А41-55012/2018, АС Московской области, сослался на то, что за ввоз оригинального товара не может быть взыскана такая же компенсация, как за ввоз поддельной продукции, а также на то, что ответчиком правонарушение было совершено впервые, и снизил размер компенсации с двукратной стоимости спорного товара, который ответчик успел реализовать, до однократного. При этом, размер присужденной компенсации был рассчитан по каждому из двух размещенных на товаре товарных знаков.
В деле №А41-52309/2017 на первом круге суд в десять раз снизил размер испрашиваемой истцом компенсации: с 500 000 до 50 000 рублей. СИП отправил дело на новое рассмотрение, указав, что суды не учли правовые позиции, приведенные в Постановлении №8-П. В ходе нового рассмотрения истец уточнил исковые требования и уменьшил заявленный размер компенсации до 50 000 рублей. Однако, суд первой инстанции снова снизил размер компенсации до минимальной (10 000 рублей).
Учитывая тенденцию к снижению размера запрашиваемой компенсации (и последующего пропорционального распределения судебных расходов между сторонами), правообладатели зачастую стали уточнять заявленные требования и сами просят суд назначить минимальную компенсацию — 10 000 рублей (дела №А52-4078/2017, А40-45121/2017).
Таким образом, в целом, суды единообразно следуют запрету параллельного импорта, конституционность которого признал КС РФ. Однако, на данный момент разъяснения по вопросу изъятия и уничтожения, а также взыскания компенсации, изложенные в Постановлении №8-П, применяются судами при рассмотрении исковых требований неодинаково.
Параллельный импорт: как это работает в России
Никитина Татьяна
Начнем с главного – параллельный импорт товаров в России запрещен. Однако возможность его легализации активно обсуждается на всех уровнях. Вопросы, которые должны сопровождать разрешение параллельного импорта, – не из простых, поэтому законодатели колеблются, взвешивая все за и против. Как параллельный импорт повлияет на состояние отечественного бизнеса? Готово ли государство создать работающие механизмы реализации этой идеи и гарантировать справедливые условия? Но рынки ширятся, товары продолжают перемещаться по всему миру, а потребительские цены растут с космической скоростью. Будет ли найден баланс интересов? Предлагаем оценить сложившуюся ситуацию.
Что такое параллельный импорт
Отечественное законодательство прямо не предусматривает определение этому термину. Однако базовые ориентиры для понимания проблемы параллельного импорта товаров можно отыскать в нормах права интеллектуальной собственности (ГК РФ, часть 4). Объектов интеллектуальной собственности много, все они так или иначе используются в бизнесе. Но говоря о товаре, в первую очередь, мы подразумеваем его индивидуализацию посредством товарного знака.
Производитель маркирует свой товар товарным знаком и продает его на своем рынке, а потом, развиваясь, и на других рынках тоже. Зная о хорошем качестве товара и не высокой цене в стране его производителя, другой предприниматель покупает оригинальный товар (у производителя или другого продавца) и везет в свою страну, чтобы продать местному потребителю. Однако на границе покупателя неожиданно обвиняют в ввозе контрафакта. И вот таможня задерживает товар и составляет протокол об административном правонарушении. Ситуация выглядит странно, ведь товар оригинальный, он был произведен законно, маркирован самим производителем и куплен в легальной сделке. Тем не менее, в России это происходит регулярно, потому что ввезенный товар является запрещенным параллельным импортом.
Почему легально приобретенный товар приобрел статус контрафакта? Потому что он был ввезен в РФ без разрешения правообладателя товарного знака. Иначе говоря, импортер решил продавать товар в своей стране параллельно продажам самого производителя или его официального представителя в этой же стране. Это и есть ответ на вопрос, что такое параллельный импорт. Таким образом, вопросы параллельного импорта находятся в плоскости таможенного контроля и борьбы с контрафактом. Следует разобраться с деталями, чтобы понять, справедлива ли такая ситуация.
Легально приобретенный товар приобретает статус контрафакта, если он был ввезен в РФ без разрешения правообладателя товарного знака.
Что такое контрафакт
Принято считать, что контрафакт – это поддельный товар, неоригинальный, совершенно не тот, что был выпущен производителем, но под его торговой маркой. В России существует правило, согласно которому изготовление, распространение, импорт, перевозка, хранение материальных носителей, в которых выражено средство индивидуализации, если это приводит к нарушению исключительного права на такое средство, являются незаконными, а товар контрафактным, подлежащим изъятию из оборота и уничтожению (п. 4 ст. 1252, ст. 1515 ГК РФ).
Таким образом, ключевым для признания товара контрафактным является нарушение исключительных прав на товарный знак. Если товарный знак расположен на этикетке или упаковке товара незаконно, как это оценила таможня, исходя из документов на товар и информации о товарном знаке, то дела плохи. Таможенный орган будет на стороне правообладателя, составит протокол и пойдет в суд. При этом таможня смотрит на ситуацию формально, она может выявить и другие лишь похожие товарные знаки, заявив о нарушении исключительных прав.
Суды же принимают разные решения, потому что понятие «контрафакт» в таких делах приобретает подозрительную гибкость. Если имеет место параллельный импорт, суды склоняются к тому, что такое использование товарного знака нарушает исключительное право правообладателя и называют оригинальный товар контрафактом. Если же о параллельном импорте речь не идет, возможно, что суд не признает пришедший в РФ оригинальный товар способом использования чужого товарного знака и не назовет его контрафактом. А может быть и совершенно иное решение из определенных обстоятельств. Ниже мы приведем примеры судебных решений.
Итак, основной вопрос состоит в возможном нарушении исключительных прав на товарный знак. Что же обычно понимают под таким нарушением? В общем-то все, что не согласовано с правообладателем в рамках закона. Тут необходимо немного углубиться в правовую природу товарного знака.
Назначение товарного знака
Продвигая товар на рынке, предприниматели часто употребляют слово «бренд» или «trade mark» (торговая марка), которое понимается по-разному. Это может быть только товарный знак (логотип, обозначение) или целый комплекс объектов – фирменное наименование производителя, стиль его бизнеса, методы управления, технологии логистики, форма упаковки товара и многое другое. Но для нас в рассматриваемом контексте важен только товарный знак, как он и называется в российском праве, именно он чаще всего становится объектом судебных споров о параллельном импорте.
Предприниматели знают, что товарный знак имеет две главные функции:
Индивидуализирует товар.
Является нематериальным активом определенной стоимости.
Товарный знак, как актив, может стать объектом договора. Его можно передать другому лицу во временное пользование по лицензионному договору или продать по договору отчуждения права. Чтобы заключить такой договор прежде необходимо пройти определенные законом процедуры – зарегистрировать товарный знак в патентном ведомстве (см. также, что учесть, заключая договор поставки товара).
Получив свидетельство на товарный знак в России, невозможно автоматически приобрести правовую охрану на этот товарный знак в ЕС или других странах, и наоборот.
Правовая охрана товарного знака
Обладателями исключительного права на товарный знак могут быть коммерческая организация или индивидуальный предприниматель (ст. 1477 ГК РФ). Логотип некоммерческой организации товарным знаком не является и охраняется в ином порядке (читайте также, как использовать некоммерческие организации для оптимизации расходов коммерческих компаний). Обычное физическое лицо тоже не может обладать исключительным правом на товарный знак без статуса индивидуального предпринимателя.
Для получения в России исключительного права на товарный знак правообладатель должен обратиться в Роспатент. Ждать результата придется около года. Долгожданное свидетельство на товарный знак дает правообладателю возможность защищать свое право на территории РФ по российским законам (на самом деле, он может защищаться и раньше, но это уже другая история). Если же необходимо получить правовую охрану товарного знака в других странах, придется обратиться туда с соответствующим запросом (национальной заявкой).
Конечно, существует международная система регистрации товарных знаков. Однако не следует прибывать в заблуждении, что международный порядок предоставит товарному знаку охрану на территории всего мира. Это не так.
В международной заявке также придется уточнить страну (одну или несколько), в которой испрашивается охрана. В итоге международная заявка на охрану исключительного права на товарный знак будет все равно направлена в национальное патентное ведомство избранной заявителем страны. Все сказанное означает, что правовая охрана товарного знака имеет свои пределы – государственную территорию и национальное законодательство. Иначе говоря, получив свидетельство в России, невозможно автоматически приобрести правовую охрану на этот товарный знак в ЕС или других странах, и наоборот. А это немаловажно для проблемы параллельного импорта.
Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности
Существуют разные механизмы правовой охраны исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. В первую очередь, это справедливый и независимый суд. Также в каждой стране создаются государственные органы, работа которых прямо или косвенно направлена на защиту объектов интеллектуальной собственности. Например, в нашей стране такими полномочиями обладают ФТС России и ФАС России. Федеральная антимонопольная служба контролирует вопросы недобросовестной конкуренции, связанной с использованием результатов интеллектуальной деятельности. Таможенные органы следят за процессами перемещения через границу РФ импортных товаров, выявляя контрафакт.
Для большей эффективности правовой охраны исключительных прав в международной торговле создаются таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности (в РФ это ТРОИС) и специальные таможенные посты. Правообладатель может написать в таможенный орган соответствующее заявление, и в случае положительного решения, его товарный знак станет объектом особого внимания таможни. По своей сути, Реестр – это дополнительный барьер для импортного контрафакта, включая параллельный импорт. Посредством ТРОИС правообладатель может контролировать ввоз на территорию РФ товаров, маркированных его товарным знаком.
Подавая заявление в таможенный орган, правообладатель должен доказать наличие у него исключительного права на товарный знак. Следовательно, процедура получения свидетельства на товарный знак должна быть уже пройдена, а исключительное право правообладателя формально подтверждено свидетельством.
Импорт и продажа в России оригинального товара, маркированного товарным знаком, является использованием исключительных прав на этот товарный знак.
Исключительное право на товарный знак
Исключительное право на товарный знак предоставляет правообладателю возможность использовать его по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом (ст. 1229 ГК РФ). Как мы уже упоминали, правообладатель может распоряжаться своим правом, заключая разного рода договоры. Кроме того, он может разрешать или запрещать другим лицам использовать товарный знак, при том, что отсутствие запрета не считается автоматическим согласием (разрешением). Если какое-либо лицо использует товарный знак без согласия правообладателя, такое действие будет признано незаконным и повлечет ответственность виновного (см. также коммерческая тайна: что это такое и как ее защитить).
Обращаем внимание на то, что под использованием исключительного права на товарный знак в качестве средства индивидуализации понимается не только его размещение на товаре (который производится, продается, хранится, импортируется), но также и демонстрация товара на выставках, публикация его фотографий в интернете, использование товарного знака в доменном имени и много другое. Перечень не исчерпывающий (ст. 1484 ГК РФ).
Таким образом, импорт и продажа в России оригинального товара, маркированного товарным знаком, является использованием исключительных прав на этот товарный знак. Фактически это может означать, что любое лицо, обладающее купленным товаром в любых целях (дальнейшая перепродажа, хранение, импорт и прочее) использует исключительное право на товарный знак. Но мы знаем, что покупатель, приобретая товар не заключает лицензионный договор на товарный знак, то есть не получает согласие правообладателя. Означает ли это, что он всегда нарушает исключительное право? Это зависит от ситуации.
Исчерпание права
По общему правилу, с момента «введения товара в гражданский оборот», исключительное право на продажу товара, маркированного товарным знаком, считается исчерпанным. Ввести товар в оборот на определенной территории можно путем его ввоза, продажи, демонстрации на выставке и прочее. Иначе говоря, правообладатель утрачивает право чинить препятствия другим продавцам в перепродаже того же товара на той же территории. Перепродажа – легальный процесс, мы ведь не в СССР живем уже давно. Казалось бы, все понятно и просто. Однако в каждой стране законом предусмотрен свой механизм исчерпания прав: международный, национальный или региональный.
Международный – это законное введение в оборот товара на территории любой страны, после чего право считается исчерпанным по всему миру. Такой принцип принят, например, в Китае.
Национальный – введение товара в оборот на территории конкретного государства, после чего право будет исчерпано именно на этой территории. Такой принцип предусмотрен законом РФ.
Региональный – нечто среднее между международным и национальным, он применяется, когда территория одной страны расширена до пределов границ объединения нескольких стран, например, Европейского союза (ЕС). Россия по международным соглашениям также приняла этот принцип, находясь в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда еще входят Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения.
Таким образом, сегодня невозможно законно ввезти в РФ товар, продавать его, рекламировать, размещать на интернет-сайте без разрешения правообладателя. Каковы же последствия такого действия? Остановимся на двух мерах ответственности: административной и гражданско-правовой.
Выше мы указывали, что сегодня подходы судов в понимании «контрафакта» различны. Это может быть связано с тем, что состав административного правонарушения отличается от гражданско-правового, также важно, имеет ли место параллельный импорт.
Главная задача бизнеса – подготовиться к потенциальным претензиям таможни и судебному разбирательству еще до заключения внешнеторгового контракта, то есть тщательно собрать всю информацию о товаре и его происхождении.
Административная ответственность за параллельный импорт
Административная ответственность за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) установлена ст.14.10 КоАП РФ. Норма предусматривает конфискацию и административный штраф в размере:
Для должностных лиц – от 10 тыс. руб. до 3-х кратного размера стоимости товара (но не менее 50 тыс. руб.);
Для юридических лиц – от 50 тыс. руб. до 5-ти кратного размера стоимости товара (но не менее 100 тыс. руб.).
Данная норма направлена на привлечение к административной ответственности за распространение контрафактной продукции на территории РФ. Суды разных инстанций не имеют единого мнения по таким делам. Апелляция отменяет решение первой инстанции, а кассация может посчитать, что апелляция была не права. Кассационной инстанцией по таким делам является Суд по интеллектуальным правам (СИП), поскольку вопрос касается использования исключительных прав на товарные знаки. Исход дела в этой категории споров всегда зависит от обстоятельств и представленных сторонами доказательств. Приведем несколько свежих примеров судебных решений.
Параллельный импорт: судебная практика
Пример 1. В деле №А35-5781/2016 (постановление СИП от 16.08.2017 №С01-626/2017) кассация согласилась с отказом привлечь предприятие к административной ответственности. В этом деле товар не являлся параллельным импортом, так как спорный товарный знак был зарегистрирован только в Украине. При этом другим лицом в РФ зарегистрирован похожий товарный знак, но для другого товара, в чем таможня усмотрела нарушение исключительного права отечественного правообладателя. Суд первой инстанции, удовлетворяя заявление таможенного органа, исходил из территориального характера исключительного права на товарный знак и отсутствия разрешения правообладателя на территории РФ. Апелляция отменила решение, указав на то, что спорный товар не содержит незаконного использования чужого товарного знака, поскольку он был произведен и маркирован на территории Украины самим правообладателем, т.е. оригинальный товар не является контрафактным. Кассация согласилась и отметила, что товар, произведенный и маркированный правообладателем, «не может считаться содержащим незаконное воспроизведение товарного знака». Это значит, что ввоз в РФ такого товара не образует состава административного правонарушения, даже если этот товарный знак тождественен с другим товарным знаком, зарегистрированным в РФ. Суд также отметил, что «оценка правомерности нанесения обозначения на ввозимый товар дается исходя из законодательства страны происхождения товара», то есть Украины, а российский правообладатель может обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства, если посчитает нужным.
Пример 2. В деле №А78-12097/2016 (постановление СИП от 13.07.2017 №С01-514/2017) суд рассматривал ситуацию параллельного импорта и использовал те же доводы, что и в предыдущем примере. Однако предприятие все-таки было привлечено к административной ответственности. Суд признал, что если товар оригинальный, то состав правонарушения не образуется, но уточнил, что предприятие не доказало факт оригинальности товара, ввезенного в РФ. Следовательно, товар все же контрафактный. Иначе говоря, в данном деле суд возложил бремя доказывания обстоятельств дела не на таможенный орган, а на предприятие. Несмотря на то, что ч. 5 ст. 205 АПК РФ прямо предусмотрено: «по делам о привлечении к административной ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для составления протокола об административном правонарушении, не может быть возложена на лицо, привлекаемое к административной ответственности». Это выглядит странно, но СИП подтвердил правомерность привлечения предприятия к административной ответственности, потому что предприятие не опровергло доводы таможни и не доказало свою невиновность.
Из приведенной судебной практике по параллельному импорту по делам о привлечении к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ можно сделать следующие выводы:
Оригинальный товар не является контрафактом, если доказать его оригинальность, и наоборот.
Бремя доказывания оригинальности товара может быть возложено на предпринимателя.
Таким образом, главная задача бизнеса – подготовиться к потенциальным претензиям таможни и судебному разбирательству еще до заключения внешнеторгового контракта, то есть тщательно собрать всю информацию о товаре и его происхождении.
Гражданско-правовая ответственность при паралельном импорте
В категории дел по искам правообладателей суды всех инстанций фактически единодушны во мнении, что ввоз оригинального товара на территорию РФ без разрешения правообладателя, является нарушением его исключительных прав.
Судебная практика
Пример 3. Рассматривая дело по поводу товарного знака «VITTEL» Верховный Суд РФ (определение ВС РФ от 27.10.2015 №305-ЭС15-8790) признал незаконным ввоз на территорию РФ товара без разрешения правообладателя. Товар был назван контрафактным, подлежащим изъятию из оборота и уничтожению. Вопрос оригинальности товара судами не оценивался, потому что данный факт сторонами не оспаривался.
Пример 4. Рассматривая дело по поводу товарного знака «Krusovice» Верховный Суд РФ (определение ВС РФ от 02.08.2017 №305-ЭС17-9855) поддержал выводы нижестоящих судов о том, что несмотря на законное приобретение ответчиком товара на территории другого государства, он не имел права ввозить и продавать в России товар, маркированный товарным знаком, без разрешения правообладателя. При этом суд указал, что ответчиком был приобретен и оплачен именно товар, а не право использования товарных знаков, размещенных на нем, что подтверждает факт нарушения исключительных прав истца.
Пример 5. В деле об использовании товарного знака «VOLVO», суды определили вину ответчика, ввозившего в РФ оригинальные автомобили без разрешения правообладателя на использование товарного знака в России. Суд указал, что ввоз на территорию РФ и оформление таможенной декларации на товар является самостоятельным нарушением исключительных прав на товарный знак (постановление Четырнадцатого ААС от 01.03.2017 по делу №А52-3237/2016).
Из приведенных примеров по искам правообладателей можно сделать следующие выводы:
Ввоз товара на территорию РФ без разрешения правообладателя является нарушением его исключительных прав.
Незаконно ввезенный оригинальный товар признается контрафактом.
Сделка купли-продажи товара судами не оценивается.
Как видно из приведенных примеров, судебная практика по параллельному импорту неоднозначная. Частый аргумент возмущенных ответчиков-нарушителей о недобросовестности поведения истцов-правообладателей, которые продав ответчику товар и получив за него деньги, затем требуют в суде изъять его из оборота и уничтожить, причиняя ответчику существенный ущерб, судами не принимается.
Отсутствие параллельного импорта в России создает определенные сложности небольшим продавцам, например, интернет-магазинам и прочим «не гигантам». У них не хватит ресурсов для регулярного контроля за соблюдением формальностей в сфере интеллектуальной собственности.
Выводы
В результате всей этой истории возникает вопрос – готовы ли правообладатели давать свое согласие на ввоз товаров в Россию любому параллельному импортеру? Очевидно, что не готовы. Им не выгодно терять долю рынка в РФ, разделив его с импортером. Особенно это не выгодно в том случае, когда товар этот производится на территории РФ, а потребитель часто бывает разочарован в его качестве, предпочитая импорт, который еще может оказаться дешевле. Поэтому потребитель косвенно страдает в ситуации отсутствия параллельного импорта в стране.
Процедурные моменты оформления согласия правообладателя также вызывают вопросы. Единой формы согласия нет, при этом право на использование товарного знака должно быть зарегистрировано в Роспатенте. На практике оформляются разные виды договоров, при оценке которых возникают споры о квалификации сделок, налоговые и другие вопросы. Отметим также, что сегодня в РФ зарегистрированы далеко не все товарные знаки, которые маркируют товары, поступающие на российский рынок. Таким образом, быстро разобраться с таким делом не получится. Чтобы защитить свое нарушенное право, придется собирать и анализировать много очень разной информации.
Поднятые нами проблемы касаются и исчерпания патентных прав. Например, в США буквально недавно был принят принцип международного исчерпания прав для запатентованной фармацевтической продукции. В России также рассматриваются законодательные инициативы, направленные на разрешение параллельного импорта товаров с использованием запатентованных изобретений.
Следует согласиться с тем, что отсутствие параллельного импорта в России создает определенные сложности небольшим продавцам, например, интернет-магазинам и прочим «не гигантам». У них не хватит ресурсов для регулярного контроля за соблюдением формальностей в сфере интеллектуальной собственности. ФАС России, выступая за легализацию параллельного импорта в стране, полагает, что его запрет создает монопольное дилерство. Крупные компании, напротив, поддерживают идею национального исчерпания прав, зная, что параллельный импорт больно ударит по их доходам. Таким образом, пока законодатели решают, каким путем пойдет Россия в вопросе параллельного импорта, не стоит торопиться с заключением внешнеторгового контракта. Прежде следует проанализировать ситуацию на рынке РФ, собрать информацию о товаре и договориться с правообладателем.
Финансовый директор
Правообладатель не сможет запрещать ввоз в Россию товаров, если они были законно введены в оборот — это предусматривают поправки к Гражданскому кодексу (ГК), подготовленные Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Нововведение должно увеличить конкуренцию и снизить цены, полагают авторы законопроекта. Впрочем, компании могут добиться исключения из правила в том случае, если развивают производство аналогичных товаров в России.
ФАС доработала проект, отменяющий запрет на параллельный импорт в России, и представила его на процедуру оценки регулирующего воздействия. Сейчас, согласно ГК, брендовый товар может использоваться на территории России либо самим правообладателем, либо с его разрешения, в противном случае продукция считается контрафактной. Но если правообладатель сам ввел продукцию со своим товарным знаком в оборот в России (например, продал ее) или это было сделано с его согласия, то использование товарного знака другими лицами в отношении таких товаров (например, последующая перепродажа) не является нарушением. Поправки предлагают разрешить использование товарных знаков вне зависимости от того, где первоначально был введен в обращение товар. Таким образом, использование товаров, законно введенных в оборот за рубежом, также не будет нарушать исключительных прав правообладателя. Однако проект все же оставляет правообладателю возможность ограничить или вовсе запретить ввоз товаров на территорию России, введенных им в оборот за границей, если он организует производство аналогичных товаров в РФ.
Споры вокруг легализации параллельного импорта идут давно. «ФАС настаивала на том, чтобы узаконить его, обосновывая это повышением конкуренции и снижением цен. Высший арбитражный суд в своей практике старался защищать правообладателей,— напоминает партнер практики по разрешению споров юридической фирмы Goltsblat BLP Елена Трусова.— Если поправки, предложенные ФАС, будут приняты, то в этом споре произойдет существенный перелом». Но, по словам юриста, надо учитывать, что при параллельном импорте расширится круг продавцов. «Сейчас покупатели знают, что у определенного правообладателя есть официальный дистрибутор, у которого можно купить оригинальный товар. В случае снятия запрета на параллельный импорт ориентироваться, у какого продавца товар не поддельный, может быть сложнее»,— отмечает Елена Трусова.
Задержка по полису
Федеральная таможенная служба в январе внесла в правительство законопроект о страховании ответственности владельцев брендов в случае задержки по их инициативе таможенными органами потенциально контрафактных товаров. Предполагается, что такая страховка покроет убытки, прежде всего «параллельных» импортеров, от необоснованной задержки товаров на границе.
Почему импортные товары не дешевеют
Не секрет, что россияне переплачивают за импортные товары. И не только потому, что за морем телушка — полушка, да дорог перевоз. Но и потому, что отпускные цены на одни и те же импортные продукты — разные для разных стран и продавцов. Так что одежда haute couture или электронные гаджеты для россиян изначально дороже, чем, например, для американцев или французов. А все из-за того, что импортировать в Россию продукцию известных брендов могут только правообладатели товарных знаков и их официальные дилеры.
Евгения Крючкова
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила проект федерального закона о внесении изменений в Гражданский кодекс в части легализации параллельного импорта в России (далее – «Законопроект»). Поправки позволят Правительству РФ с 2021 года разрешать импорт отдельных видов товаров без разрешения владельца бренда на срок до пяти лет.
Под параллельным импортом понимается свободный ввоз на территорию России оригинальной и маркированной товарным знаком продукции без разрешения правообладателя товарного знака. Импорт товаров в таком случае осуществляется не правообладателем, его уполномоченными импортерами или официальными дистрибьюторами, а иными лицами. Согласно действующему российскому законодательству параллельный импорт не допускается и считается нарушением исключительных прав на товарный знак.
ФАС давно пытается изменить этот принцип. Еще в 2016 году представители антимонопольного органа заявляли о том, что планируется легализовать параллельный импорт для некоторых категорий товаров, таких как лекарственные средства, автозапчасти, детские товары и другие. Летом 2017 года ФАС продолжила работу в этой области и вынесла предупреждения известным автоконцернам о необоснованном ограничении ими ввоза товаров под их брендами предпринимателями, которые не являются их официальными дилерами. Такие ограничения были признаны нарушением антимонопольного законодательства.
В феврале 2018 года Конституционный суд фактически разрешил ввозить оригинальные товары без согласия правообладателя при соблюдении определенных условий. Например, если правообладатель злоупотребляет своим исключительным правом на товарный знак путем введения ограничений на ввоз товаров на российский рынок или умышленно и необоснованно завышает цены на свою продукцию.
В соответствии с новым Законопроектом, начиная с 1 января 2021 года Правительство РФ может получить право вводить временное, на срок не более пяти лет, разрешение на импорт некоторых категорий товаров. На сегодня неизвестно, какие именно категории товаров будут попадать под режим временного параллельного импорта.
Однако уже на этом этапе в Законопроекте предусмотрено четыре случая, когда Правительство РФ сможет разрешать временный параллельный импорт, а именно:
- если товары недоступны на российском рынке;
- если импортируемые товары доступны на рынке, но их количество недостаточно;
- если товары, доступные в России, качественно отличаются от аналогов, реализуемых в других странах; или
- если ввозимые товары продаются на территории России по завышенным ценам.
Мы рекомендуем правообладателям товарных знаков обратить внимание на текущую тенденцию, направленную на возможную легализацию параллельного импорта в России, отслеживать законодательные инициативы в этой сфере и скорректировать впоследствии свою корпоративную политику в отношении импорта продукции на российский рынок с учетом ожидаемых изменений. Мы будем держать вас в курсе дальнейшего развития Законопроекта.
