Все о товарном знаке

Владелец товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак и распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного знака другими лицами (ст. 3 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания»).

Товарный знак можно использовать различными способами. В основном, он служит для маркировки товаров, в отношении которых зарегистрирован. Также товарный знак можно разместить на этикетках, упаковках или в Интернете (в т.ч. в доменном имени).

Вопросы маркировки товаров и упаковки производители решают по-разному. Некоторые используют единое обозначение для всей своей продукции, другие регистрируют отдельные товарные знаки для каждой линии товаров. Оба варианта имеют свои преимущества.

Единый товарный знак, который уже имеет отличную репутацию на рынке, помогает успешно продвигать новые товары того же производителя. Но важно убедиться, что эти товары входят в перечень товаров и услуг, в отношении которых данный знак зарегистрирован.

Если выпуск новых товаров нацелен на определенную группу потребителей (пенсионеры, домохозяйки, дети, владельцы собак и т.д.) или товары отличаются особым имиджем, то для них лучше разработать и зарегистрировать отдельный товарный знак.

Нередко компании комбинируют новый товарный знак с уже существующим.

Рядом с товарным знаком владелец может проставлять предупредительную маркировку — латинскую букву R (в одиночку или в окружности), слова «товарный знак» либо «зарегистрированный товарный знак». Предупредительная маркировка указывает на то, что данное обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в Республике Беларусь.

Использовать товарный знак может не только его владелец, но и лицо, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора (ст. 23 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания»).

В Законе Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» перечислены основания, на которых правовая охрана товарного знака может быть прекращена. Одно из них — это неиспользование товарного знака без уважительных причин непрерывно в течение любых 3-х лет после его регистрации. Такое решение выносит Верховный Суд Республики Беларусь. Если товары или их упаковка не маркируются по уважительным причинам, то использованием товарного знака также может быть признано его применение в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках в Беларуси.

25 марта 2019

Прошло более 7-ми месяцев с момента в вступления в силу новой редакции Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», которая установила специальные правила описания предмета закупки при осуществлении конкурентных закупок.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ о закупках в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова «(или эквивалент)».
Большинство специалистов, читая эту норму, акцентируют внимание на последней фразе «(или эквивалент)» и дальше развивают тему о необходимости установления параметров эквивалентности закупаемого товара или отсутствии такой необходимости. Однако, никто обычно не ставит вопрос о нелепости и неприменимости данной нормы закона с точки зрения действующего гражданского законодательства Российской Федерации, которое имеет следующие особенности.

Понятие товарный знак содержится в пункте 11 приложения № 26 «Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности» к Договору о Евразийском экономическом союзе:

«Товарным знаком и знаком обслуживания (далее — товарный знак) является обозначение, охраняемое в соответствии с законодательством государства-члена и международными договорами, участниками которых являются государства-члены, и служащее для индивидуализации товаров и (или) услуг одних участников гражданского оборота от товаров и (или) услуг других участников гражданского оборота».

Далее, в этом же пункте данного международного договора РФ содержится указание на виды товарных знаков:

«В качестве товарного знака в соответствии с законодательными актами государств-членов могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании».

Аналогичная классификация видов товарных знаков содержится и статье 1482 Гражданского кодекса РФ. Таким образом, товарные знаки представляют собой охраняемые словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации, служащие для индивидуализации товаров производителей.

Принципиальным отличием норм новой редакции Закона № 223-ФЗ о закупках в части описания предмета закупки от аналогичных норм законодательства РФ о контрактной системе в части описания объекта закупки является возможность установления заказчиком требований к закупаемым товарам, работам, услугам, которые влекут за собой обоснованное ограничение количества участников закупки.

Так, в силу прямого указания пункта 2 части 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ о закупках в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки.

Таким образом, новая редакция Закона № 223-ФЗ не запрещает включение в документацию о закупке требований к закупаемому товару, в том числе указание его товарного знака, которые свидетельствуют о его конкретном производителе. При этом такие требования к закупаемому товару должны быть обоснованы (обусловлены) его спецификой. Данная особенность новой редакции Закона № 223-ФЗ о закупках позволяет осуществлять закупки товаров конкретных производителей при наличии соответствующего обоснования со стороны заказчика.

При этом законом установлены 2-ва варианта закупок товаров конкретных производителей:

Вариант 1: указание производителя товара с использованием его товарного знака;

Вариант 2: указание производителя без использования товарного знака.
В рамках реализации первого варианта от заказчика требуется сопровождать указываемый товарный знак словами «(или эквивалент)», за исключением случаев, прямо перечисленных в пункте 3 части 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ о закупках:

• обеспечение взаимодействия несовместимых с другими товарными знаками товаров;
• закупки товаров для исполнения государственных и муниципальных контрактов;
• закупки товаров для исполнения обязательств по договорам, включающими необходимость указания товарного знака;
• закупок запчастей и расходных материалов к машинам и оборудованию в соответствии с технической документацией.

При этом в новой редакции 223-ФЗ напрямую не указано, что в случае, если заказчиком осуществляется закупка товара с товарным знаком, которая не подпадает под вышеуказанные исключения, то заказчик обязан помимо указания фразы об эквивалентности устанавливать в описании предмета закупки и сами параметры эквивалентности закупаемой продукции. Однако, такая обязанность следует из требований действующего законодательства РФ о закупках и судебной практики его применения. В силу прямого указания пункта 1 части 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ о закупках в документации конкурентной закупки должны быть указаны иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика.
В пункте 1 Обзора Президиума Верховного Суда РФ от 16.05.2018 г. подчёркивается, что целей информационного обеспечения закупки в документации о закупке должны содержаться достаточные сведения об объекте закупки, позволяющие потенциальному участнику сформировать свое предложение.

В связи с этим одно лишь указание товарного знака, сопровождаемое только фразой «(или эквивалент)» без указания самих параметров (характеристик) эквивалентности, представляется ненадлежащим описанием предмета конкурентной закупки с точки зрения действующего законодательства РФ о закупках.

Выводы:

1. Существующая редакция пункта 3 части 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ о закупках является практически нереализуемой в отношении большинства используемых в Российской Федерации товарных знаков, которые являются изображениями или комбинацией словесных и изобразительных обозначений, а также других обозначений товарных знаков, не являющихся словесными.

2. Фактически данная норма закона (п. 3 ч. 6.1 ст. 3 223-ФЗ) предназначена для закупки товаров, которые имеют только словесное обозначение товарного знака.

3. С учётом особенностей действующего законодательства указание товарного знака при описании предмета закупки целесообразно для заказчика лишь в случае, если закупка подпадает под одно из 4-х исключений, при наличии которых не требуется сопровождение товарного знака фразой об эквивалентности.

4. В рамках новой редакции Закона № 223-ФЗ о закупках заказчик вправе осуществлять закупки товаров конкретных производителей, если закупка таких товаров обоснована их спецификой. При этом если заказчиком при описании закупаемых товаров конкретных производителей не используются средства их индивидуализации – товарные знаки, то установление параметров эквивалентности товаров при осуществлении закупки не является обязательным

Товарный знак есть не что иное, как удостоверенное свидетельством зарегистрированное в визуальной и словесной форме обозначение, которым юридические лица и ИП маркируют свою продукцию или оказываемые услуги (для сферы услуг применяется термин «знак обслуживания»).

Любой предприниматель стремится разработать индивидуальный дизайн собственных товаров и создать уникальный бренд. Однако часто Роспатент не регистрирует товарный знак, поскольку в результате экспертизы выясняется, что обозначение совпадает или имеет неоспоримое сходство с другими регистрациями. Нередко и правообладатели более ранних наименований и визуальных изображений направляют в ФИПС предупредительные письма против заявленных на регистрацию обозначений, если считают, что появление нового товарного знака может повлечь смешение в глазах их потребителей. В этом случае, предприниматель несет огромные убытки, связанные с разработкой дизайна марки и продукции, а возможно и комплексных мероприятий по их продвижению на рынке.

Практика показывает, что с каждым годом разработать уникальный товарный знак становится все сложнее. За один год в России подаются на регистрацию более 40 000 обозначений. Поэтому, перед тем как регистрировать товарный знак, следует воспользоваться предварительной оценкой на сходство. Поиск знаков осуществляется в режиме онлайн по специализированной базе всех выданных ранее Роспатентом свидетельств, что позволяет мгновенно получить информацию о возможности регистрации того или иного наименования или обозначения.

Заказать поиск знака

Стоит ли подавать документы на товарный знак?

Безусловно, каждый предприниматель самостоятельно решает, проходить ли процедуру регистрации бренда в ФИПС. В законодательстве не закреплено обязательство заявлять о начале использования нового обозначения. Однако если компания планирует долгосрочное ведение коммерческой деятельности и выпускает уникальный товар, то целесообразно своевременно зарегистрировать бренд. Это позволит в течение 10 лет использовать товарный знак без каких-либо препятствий. Кроме того, стоит учитывать, что предусмотрена и ответственность за неправомерное использование знаков, владельцами которых могут оказаться третьи лица. В данном случае придется выплатить компенсацию потерпевшей стороне.

В целом, товарный знак можно оценивать как один из нематериальных активов фирмы – правообладателя, любой бренд имеет свою коммерческую ценность.

Классификация товарных знаков

Все регистрируемые знаки имеют собственную классификацию.

• По своей форме это могут быть словесные, цветовые, визуальные, объемные знаки, а также их комбинированные варианты. Также встречаются обозначения нетрадиционной формы: в форме звуков, световые, анимированные, обонятельные, позиционные и голографические.
• По количеству правообладателей товарный знак признается либо индивидуальным (принадлежит одному лицу) либо коллективным (принадлежит объединению лиц).
• По способу регистрации выделяют национальные (подаются напрямую в российское патентное ведомство), международные (подаются в Международное бюро ВОИС по процедуре Мадридского Соглашения и Протокола к нему с распространением на Россию) и региональные регистрации (планируется, что они будут действовать на всей территории Таможенного союза, а заявки будут подаваться в единое патентное ведомство).
• По уровню известности бывают общеизвестные и обычные обозначения.

Оформляем право на товарный знак

Получить свидетельство на обозначение не так уж сложно. Основная проблема заключается в том, что ФИПС может отказать по причине сходства с ранее зарегистрированными или заявленными наименованиями и обозначениями, поэтому процедуру всегда следует начинать с изучения официальных реестров Роспатента. В этом случае, очень выручают специализированные базы.

Например, на сайте Линмарк можно предварительно проверить, уникален ли товарный знак, и заранее получить полную и достоверную информацию в удобной форме.

Также можно обратиться в Роспатент с заявлением о проведении поиска на тождество и сходство.

Онлайн проверка хороша тем, что позволяет сэкономить на оплате услуг ФИПС. Кроме того результат онлайн-поиска доступен мгновенно, а отчет ФИПС готовится в течение месяца, значит можно сократить время проверки и при этом воспользоваться теми же специализированными базами данных.

Как регистрируется товарный знак?

Если результат поиска оказался положительным, то процедура регистрации следующая:

1) Нужно подготовить документы заявки, включая непосредственно заявление, изображение обозначения, его описание и перечень товаров (услуг), классы МКТУ по которым планируется регистрация, а также квитанции, подтверждающие уплату пошлин.

Важно знать:

• государственные пошлины за регистрацию можно оплачивать позже. Эксперт ФИПС установит, что пошлины не поступили, и направит запрос, содержащий расчет сумм и банковские реквизиты. Документы, подтверждающие оплату, можно предоставить в течение двух календарных месяцев с даты такого запроса. Иначе заявка будет считаться отозванной.
• Формы необходимых документов, реквизиты и калькулятор пошлин можно найти на официальном сайте ФИПС или Роспатента.

2) После получения полного комплекта документов специалист проводит формальную экспертизу: проверяет, правильно ли заполнены графы заявления, поступили ли пошлины. Если все хорошо, заявка принимается к рассмотрению. Если находятся недочеты, специалист направляет дополнительный запрос, в котором указывает недостатки и предоставляет срок для их исправления.

3) Далее начинается этап экспертизы самого обозначения. Эксперт проверяет правильность составления и группировки по классам товаров и услуг: если все составлено верно – выносится соответствующее информационное уведомление, если выявляются ошибки – заявитель получает запрос. Также на этом этапе проводится оценка охраноспособности обозначения по разным основаниям, в том числе проверка его уникальности товарного знака. После этого эксперт выносит либо решение о регистрации, либо предварительный отказ, а в исключительных случаях – сразу окончательный отказ.

4) В случае вынесения предварительного отказа у заявителя есть 6 месяцев, чтобы ответить на него, изложить мотивированные доводы о возможности регистрации и переубедить эксперта. Далее эксперт либо изменяет решение, либо выносит окончательный отказ, который можно обжаловать в Коллегии Роспатента и далее в Суде по интеллектуальным правам. Чаще всего для подготовки ответов на отказы заявители обращаются к специалистам по товарным знакам.

5) Если принимается положительное решение, остается лишь оплатить финальную пошлину, после чего информация о знаке должна быть внесена в официальный реестр Роспатента. Заявителю направляется охранный документ — свидетельство на товарный знак.

Срок регистрации в среднем занимает 12–18 месяцев.

Кто имеет право регистрировать товарный знак?

Резиденты РФ обращаются в ФИПС самостоятельно, либо через представителей, независимо от того, являются ли последние патентными поверенными. Иностранные заявители, за исключением заявителей из Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии и некоторых других стран СНГ могут вести дела в регистрирующем органе только через российских патентных поверенных.

Важно знать: в целом процедура регистрации несложная и довольно понятная. Основные проблемы возникают на стадии основной экспертизы, в случае выявления очень сходных (или ассоциирующихся друг с другом) или одинаковых знаков. К сожалению, многие предприниматели, подающие заявки, об этом не знают и поэтому не проводят предварительный поиск.

Сколько лет действует свидетельство на товарный знак?

У многих возникает резонный вопрос о сроках охраны исключительных прав. Согласно законодательству обычный товарный знак охраняется в течение десяти лет от даты подачи заявки (даты приоритета).

Важно знать: срок действия свидетельств на обозначения, в отличие от патентов, разрешается продлевать неограниченное число раз. Ходатайство о продлении нужно подавать в последний год действия свидетельства, а в случае пропуска этого срока предоставляется льготный шестимесячный период для продления знака. При этом общеизвестные знаки охраняются бессрочно.

Товарный знак или торговая марка?

В России часто используются оба словесных обозначения для брендов. Однако юридическую защиту имеет только товарный знак. Торговая марка – это иностранное обозначение знаков, в России знак ТМ не имеет никакой охраны. Это означает, что если предприниматель является нерезидентом, но планирует осуществлять коммерческую деятельность в России, то ему стоит регистрировать именно товарный знак по всем процессуальным нормам Роспатента.

Linkmark.ru – это уникальная интеллектуальная платформа для поиска информации обо всех зарегистрированных и заявленных на регистрацию обозначениях. Для того чтобы подобрать свободный знак, достаточно поочередно вводить в поисковую строку запросы. Поиск осуществляется мгновенно, а результаты формируются в виде списка обозначений с актуальными статусами на текущую дату. Онлайн проверка зарегистрированных товарных знаков бесплатная и оказывается всем желающим.

Вторая попытка футбольного клуба «Ювентус» (Италия) провести регистрацию собственного товарного знака на территории России увенчалась успехом.

Ранее владельцы бренда не могли обеспечить ему правовую охрану в этом государстве, поскольку Федеральная служба по интеллектуальной собственности отказала им в этом. Причиной такого отказа, согласно заключению ведомства, стали обнаруженные им внешние черты, одновременно присущие другому товарному знаку. Речь шла о товарном знаке, которым владела компания, специализирующаяся на упаковке и перевозке продукции, а также на организации поездок – Grupo Ingemar S.L. (Испания). Данный товарный знак состоит из букв, с которых начинаются оба слова в названии этой компании – I и G, причём для изображения литеры I использован оригинальный шрифт. Сравниваемый с ним товарный знак футбольного клуба представляет собой стилизованную литеру J.

Однако повторное обращение итальянского футбольного клуба в Роспатент принесло другие результаты. В ведомстве пересмотрели решение относительно данного товарного знака, при этом учитывалось, что владелец сходного с рассматриваемым товарного знака выразил письменное согласие на регистрацию бренда ФК. В заключении о повторном сравнении обоих брендов указано, что визуальные различия у них всё же имеются, и в первую очередь это разные буквы – IG и J. Кроме того, большую роль в принятии положительного для ФК «Ювентус» решения сыграла его известность, в то время как испанская компания не является общеизвестной на территории РФ.

Евгений Зяблов

Юрист патентно-адвокатского бюро «Гардиум»

специально для ГАРАНТ.РУ

Компенсация как способ защиты исключительных прав на товарный знак набирает все большую популярность. Вместе с тем ведение судебного процесса связано со значительными издержками, поэтому перед инициированием разбирательства важно понимать перспективы удовлетворения исковых требований.

Рассмотрим случаи, когда у правообладателя может не получиться взыскать компенсацию за использование принадлежащего ему товарного знака с третьих лиц.

Третьи лица использовали товарный знак правообладателя до принятия Роспатентом решения о его регистрации

Срок от подачи заявки на регистрацию товарного знака до принятия Роспатентом соответствующего решения может составить более 12 месяцев. Поскольку процедура регистрации товарного знака достаточно продолжительная, предприниматели задаются вопросом, можно ли взыскать с третьих лиц компенсацию за использование принадлежащих им товарных знаков за тот период, когда заявка уже подана, но Роспатент еще не принял решение о регистрации.

В соответствии с п. 1 ст. 1491 Гражданского кодекса исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

Исходя из данной нормы, исключительное право на товарный знак возникает после подачи заявки в Роспатент. Следовательно, использование третьими лицами принадлежащего правообладателю обозначения после подачи заявки, но до принятия решения Роспатентом о регистрации товарного знака должно признаваться нарушением его исключительного права. Таким образом, предприниматели полагают, что могут взыскивать компенсацию за несанкционированное использование принадлежащих им товарных знаков в указанный период.

Вместе с тем судебная практика по данному вопросу сложилась неоднозначная. Поэтому рассмотрим случаи, когда при аналогичных обстоятельствах суды приходили к совершенно противоположным выводам.

Так, 2 сентября 2014 года ООО «Студия анимационного кино «Мельница» подало в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «Три богатыря. Ход конем». До принятия Роспатентом решения о регистрации студии стало известно, что третье лицо без ее согласия реализует DVD-диски и раскраски под указанным обозначением. Тогда студия произвела закупку контрафактных товаров, чтобы зафиксировать факт нарушения своих исключительных прав.

После принятия Роспатентом решения о регистрации товарного знака студия обратилась в суд с исковым заявлением к ответчику о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Исковое заявление было удовлетворено. При этом суды отклонили довод ответчика о том, что использование обозначения до его регистрации в качестве товарного знака не может рассматриваться как нарушение исключительных прав правообладателя (постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2017 г. по делу № А08-2700/2016).

В другом деле суды пришли к противоположным выводам.

14 сентября 2012 года ООО «Маша и Медведь» подало заявку на регистрацию двух изобразительных товарных знаков. После подачи указанных заявок, но до даты принятия Роспатентом решения о регистрации компании стало известно, что ее права нарушаются третьими лицами. Чтобы зафиксировать факт нарушения своих прав, компания произвела закупку контрафактных товаров.

Основываясь на п. 1 ст. 1491 ГК РФ, компания посчитала, что ее исключительные права на зарегистрированные товарные знаки действуют с момента подачи соответствующих заявок, а, значит, подлежат защите. Поэтому после принятия решения о регистрации заявленных обозначений в качестве товарных знаков компания обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам № 505856 и № 505857.

В результате компании не удалось взыскать компенсацию за использование принадлежащих ей обозначений. Судом по интеллектуальным правам было отмечено, что в соответствии со ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак. При этом совершенные другими лицами до государственной регистрации товарного знака действия по использованию сходного обозначения не являются нарушением исключительного права и к таким лицам не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные гражданским законодательством (постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2017 года № С01-1271/2016 по делу № А71-990/2016).

Истек срок исковой давности для предъявления требований о взыскании компенсации

Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 года № 15187/12 по делу № А42-5522/2011 законом не установлены иные правила исчисления исковой давности для требований о защите исключительных прав на товарный знак, в связи с чем к требованиям о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака подлежит применению общий срок исковой давности.

Таким образом, требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака должны быть заявлены в течение трех лет с момента, когда правообладателю стало известно о нарушении его исключительных прав. В противном случае правообладателю может быть отказано в удовлетворении требований о взыскании компенсации.

Так, ООО «Девелопмент» обратилось в суд с требованием к ОАО «Сбербанк России» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 335609 «Мы всегда рядом». В процессе судебного разбирательства банк заявил о пропуске срока исковой давности. Поскольку требование компании было заявлено по истечении трехгодичного срока, суд отказал в удовлетворении исковых требований (постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2013 года № С01-300/2013 по делу № А40-221/2013).

Произошло исчерпание исключительных прав правообладателя на товарный знак

Согласно ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Данный принцип исчерпания права означает, что предприниматель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия. То есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Так, истцу принадлежал товарный знак «Русмаш» по свидетельству № 473042, и ему стало известно, что ответчиком реализуется товар, на упаковку которого нанесено изображение, сходное до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком. Истец обратился в суд с иском о взыскании компенсации.

В процессе судебного разбирательства было установлено, что ответчик приобрел данные товары у третьего лица. При этом само третье лицо приобрело указанные товары у Истца. Таким образом, ответчик реализовывал товары, произведенные и введенные в гражданский оборот самим правообладателем спорного товарного знака. Поскольку произошло исчерпание исключительного права, истцу было отказано во взыскании компенсации с ответчика (постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 ноября 2018 г. № С01-946/2018 по делу № А03-19009/2017).

Потребители не смогут спутать товары правообладателя и товары третьего лица

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из данной статьи, нарушением исключительных прав правообладателя на товарный знак является такое использование, при котором возникает вероятность смешения. То есть необходимо доказать, что потребители могут спутать товары правообладателя и товары третьего лица. В противном случае взыскать компенсацию за использование товарного знака не получится.

Так, ООО «Манго Телеком» принадлежат товарные знаки по свидетельствам № 566451, № 467758, № 467759, № 235044, № 242054, включающие в себя словесные элементы «Манго Телеком», «MangoTelecom», «Mango Tele.com» и «Mango Office». Под данными обозначениями осуществляет свою деятельность одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Российской Федерации. Ей стало известно, что другая компания, ООО «Джентельменские решения», в своей рекламе указывает на то, что ее сервис является аналогом сервиса «Манго телеком».

Результатом стал судебный иск с требованием о взыскании компенсации, однако в его удовлетворении суд отказал, ссылаясь на то, что в тексте рекламной ссылки имеется прямое указание на то, что сервис ответчика является аналогом сервиса истца, а не самим сервисом «Манго телеком», в связи с чем указанные сервисы нельзя перепутать (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 июля 2018 г. № 09 АП-27975/2018-ГК по делу № А40-81716/17).

Правообладатель использует товарный знак исключительно с целью взыскания компенсации с других участников экономической деятельности

В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Поскольку основной функцией товарных знаков является индивидуализация товаров, то суды признают злоупотреблением правом действия правообладателей по аккумулированию товарных знаков и их использованию исключительно с целью взыскания компенсации с других участников экономической деятельности. Соответственно, в удовлетворении требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак такому правообладателю будет отказано (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2018 г. № С01-422/2018 по делу № А28-5685/2017).